Закусочная Красти Краб: может ли элемент ТВ шоу – в отличие от его названия – получить защиту как торговая марка?

Или как можно владеть торговой маркой и защищать ее без ее регистрации? Viacom International подала в суд на IJR Capital Investments за нарушение прав марку Красти Краб – вымышленный ресторан в популярном анимационном телевизионном сериале “Губка Боб Квадратные штаны” – после того, как IJR предпринял шаги для открытия ресторана морепродуктов используя то же самое название.

Окружной суд вынес решение в пользу Viacom – нарушение прав на марку и недобросовестная конкуренция. IJR подала апелляцию, утверждая, что у Viacom нет имеющей юридическую силу регистрации торговой марки на Красти Краб и ресторан, который ответчик собирался открыть, не создавал бы вероятность путаницы между двумя марками.

В 1999 Viacom запустила анимационный телевизионный сериал “Губка Боб Квадратные Штаны” на Nickelodeon. Это шоу закручено вокруг морской губки – Губка Боб – предпочитающей носить квадратные штаны, живущей в подводном ананасе и работающей в вымышленном ресторане Красти Краб поваром наряду с другими сотрудниками. За 15 лет шоу стало одним из самых популярных мультсериалов, только во втором квартале 2016 года аудитория сериала составила 73 млн зрителей. Аудитория сериала в основном состоит из детей, треть всех зрителей составляют люди 18 лет и старше. Красти Краб лицензируется третьим лицам для широкого ассортимента товаров.

В 2014 году собственник IJR решил открыть рестораны морепродуктов в Калифорнии и Техасе. Его друг посоветовал назвать сеть Crusted Crab, которое быстро превратилось в Красти Краб (the Krusty Krab). Собственник компании, Хавьер Реймос, не поленился и посмотрел, кто использует такую торговую марку для ресторанного бизнеса. Выяснилось, что никто. Тогда он подал заявление на регистрацию торговой марки для The Krusty Krab. У самой Viacom регистрации торговой марки не было. Ведомство США по патентам и товарным знакам одобрило заявление IJR и опубликовало заявление для подачи возражений на регистрации заявленной торговой марки. Viacom в тот момент ничего не оспаривала, поэтому регистрация торговой марки шла своим чередом.

IJR также приобрела четыре доменных имени для концепции ресторана, взяла в аренду собственность в Калифорнии и закупило необходимое для ресторана оборудование. В ноябре 2015 Viacom прислала официальное требование о прекращении и воздержании в дальнейшем от нарушения ее прав на Красти Краб и потребовала изъять заявление о регистрации торговой марки. IJR сразу же ответил, отказавшись прекратить использование марки, указав, что Viacom не использует Красти Краб как торговую марку, и вообще, нет никакой вероятности возникновения у потребителя путаницы относительно настоящего и вымышленного ресторана Красти Краб. Тем не менее, IJR отложила открытие каких-либо ресторанов.

В январе 2016 Viacom подала в суд. В исковом заявлении числилось девять причин подачи иска, включая недобросовестную конкуренцию и нарушение прав на торговую марку. В исковом заявлении указывалось, что использование IJR марки в контексте оказания услуг ресторанного обслуживания, вероятно, обусловливало, или обусловило ложную ассоциацию у потенциальных клиентов с аффилированностью услуг IJR с Viacom, а также создало ложное впечатление, что ресторанные услуги спонсируются или связаны каким-либо образом с Viacom. В результате Viacom уже понесло и понесет в дальнейшем ущерб для своей репутации и доброго имени.

Окружной суд решил, что Viacom установило владение маркой посредством продаж и лицензирования. Viacom доказало, что the Kristy Krab приобрела отличительную особенность и каждый фактор вероятности смешения марок выявил, что предложенное использование IJR зарегистрированной марки вероятно обусловит смешение марок у потребителей. Проще говоря, обедая в ресторане The Kristy Krab потребители будут также думать о Viacom и Губке Бобе. IJR подала апелляцию. Ответчик был уверен, что окружной суд допустил ошибку, ведь Viacom не зарегистрировала торговую марку и не было доказано должным образом существует ли вероятность смешения двух марок The Kristy Krab.

Хоть Viacom и не регистрировала свою торговую марку для Kristy Krab, но верховный суд однажды постановил, что закон предоставляет защиту и тем “незарегистрированным маркам, которые удовлетворяют определенным условиям”. Согласно закону, определение торговой марки включает в себя “любое слово, название, символ или устройство, или любую комбинацию из всего перечисленного”, которое используется или подразумевается для использования с целью “идентификации или различения” чьего-либо товара от “тех (аналогичных), что производятся или продаются другими”. Поэтому марка Viacom охраняется законом, если она устанавливает владение маркой, если демонстрирует использование the Kristy Krab как “идентификатора источника”.

Хоть регистрация торговой марки и является “доказательством prima facie… владения торговой марки зарегистрировавшим ее”, владение маркой “устанавливается посредством ее использования, а не посредством ее регистрации”. Вопрос в этом деле заключается в том, использует ли Viacom марку Kristy Krab для указания происхождения, потому что цель права на торговую марку заключается в том, чтобы “не позволить конкурентам копировать марку, идентифицирующую источник”. Успех мультипликационного сериала Губка Боб Квадратные Штаны является неоспоримым фактом, но использование марки в популярном телевизионном сериале еще не означает, что марка используется в качестве идентификатора источника.

При оценке того, являются ли элементы телевизионного сериала торговыми марками, акцент делается на роли, которую такой элемент играет в шоу, а не на общем успехе или признании самого шоу. Если элемент появляется в успешном телевизионном шоу случайно, от случая к случаю, то условие обозначения происхождения может быть и не выполнено. The Kristy Krab появляется в 80% всех эпизодов, играет заметную роль в фильмах и мюзиклах про Губку Боба, присутствует в видео играх, и лицензируется для производства товаров. Основная роль The Kristy Krab в много-миллионной франшизе Губки Боба является сильным доказательством того, что сама марка признана как идентификатор происхождения для товаров и телевизионных сервисов, лицензированных Viacom.

Суд оставил в силе решение окружного суда.